AUTOR: LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
PROPIEDAD INTELECTUAL
El uso de la marca como herramienta de mercado.
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l
Capítulo
01
USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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Capítulo
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primer edición: jni de 2009 © Nhn asscies Inc, 2009. Edición: Edrd lsr, aejndr arce Diseñ grác y prens: Medi Cr perú Es bicción h sid rdcid r e pryec uSaID/pERu/ MYpE CoMpEtItIVa en reerenci Cnr de uSaID GEG1-00-04-00002-00, tsk order Nº 339. ls ns de vis de r exresds en ese dcmen n refej necesrimene sición de agenci de s Esds unids r e Desrr Inerncin (uSaID) e gbiern de s Esds unids. Nhn asscies Inc., rg Gbiern de s Esds unids, y rs cnd en s nmbre, n icenci mndi vigene, n excsiv, irrevcbe en cqier inrmción qe cneng derechs de r r s rerdcción, rerción de meries derivds, disribción de cis úbic y resención úbic rvés en nmbre de Gbiern. Reservds ds s derechs. Es bicción n ede ser rerdcid ni en s d ni en ss res, ni regisrd en rnsmiid r n sisem de recerción de inrmción, en ningn rm ni r ningún medi se mecánic, qmic, eecrónic, mgnéic, eecr-óic, r ci cqier r, sin e ermis revi r escri de Nhn asscies Inc e gbiern de s Esds unids. Imres en perú – prined in per
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Capítulo
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ProPiedad intelectual LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
El uso de la marca como herramienta de mercado.
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RÓLOGO
El traad de Libre Cmerci enre Perú y Esads Unids ha cread prunidades expradras para las micr y pequeñas empresas peruanas (MYPEs). Para que las MYPEs puedan cmpeir cm expradres direcs cm pare de una cadena de expración, deberán cnar cn las herramienas básicas que les permiirán desarrllarse y frmar pare de la ecnmía frmal del Perú. A raés del Pryec USAID / PERU / MYPE CoMPEtItIvA, la Agencia de ls Esads Unids para el Desarrll Inernacinal (USAID) ha enid rabajand para frecer a las MYPEs herramienas de cmpeiiidad y asisencia écnica para crear un ambiene de negci que reduzca las barreras financieras, regularias y adminisraias. Cm pare de ese esfuerz, USAID / PERU / MYPE CoMPEtItIvA ha desarrllad una clección de adminisración de negcis, la Clección MYPE, cm una herramiena úil para ayudar a emprendedres, empresaris, y gerenes para que puedan alcanzar sus meas de crecimien. Mienras exisan facres inerns y exerns que afecen a las MYPEs en sus capacidades para ser más cmpeiias, esa clección frecerá ls recurss perais necesaris para el éxi de cualquier negci. La misión de USAID/Perú desea agradecer a ds aquells que han cnribuid en la elabración del cnenid de esa clección, así cm a ls scis, cnrapares, cnsulres y gremis que han rabajad cn el Pryec USAID / PERU / MYPE CoMPEtItIvA para cnerirl en un pryec exis. Finalmene, deseams l mejr a das las MYPEs peruanas en el desarrll de sus capacidades gerenciales y en el aprechamien de las prunidades que el cmerci frece. Aenamene, Paul Weisenfeld Direcr USAID/Perú
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RESENTACIÓN
En el mund de la micr y pequeña empresa es frecuene er el fenómen de la “piraería de marcas,” expresada an en el “hur de marcas,” que es el us indebid de una marca cncida, cm en la “imiación de marcas,” cnsisene en hacerle algunas ariacines a la marca riginal para uilizarla cm prpia. Sin embarg, esa prácica n jusificada demuesra que hay una clara cnciencia de la imprancia de la marca, en la generación de alr agregad en ls prducs que la idenifican frene a ls js del cnsumidr. Pr es, les ls asegura “empresaris se cbijan marcas que ya se han psicinad en el mercad y que pr l an el éxipiraas” cmercial para susenprducs. Frene a esas cnducas delicias de ilación de la prpiedad inelecual, que acabams de señalar, felizmene ems ambién esfuerzs lícis desacables de empresaris de la micr y pequeña empresa, quienes igualmene ienen la cnciencia de que la marca ende. En cnsecuencia, crean sus marcas y hacen el rabaj necesari para desarrllarlas, buscand lgrar su respeci presigi. En definiia cnsiguen alcanzar un psicinamien y lamenablemene, ambién ells suelen erse “piraeads” en muchs cass pr ignrar ls mecanisms para preger ese imprane aci que sn sus marcas. Precisems que al hablar de una marca, ns referims a que el prduc serici que l sena cumple cn ener las especificacines de presenación y calidad, que le ha permiid ir ganand un lugar de preferencia enre ls cnsumidres. Si bien la marca llega a adquirir una especie de ida prpia, a al grad que su sla ecación puede hacer imaginar deerminads beneficis; iene que exisir esa relación sólida enre ella y l que el prduc serici brinda para saisfacer las reales necesidades y expecaias del usuari que paga pr él. Cniene señalar, además, que n se raa de “crear fama y echarse a la cama.” Las bndades del prduc serici que susenan la marca, endrán que manenerse y perfeccinarse a l larg del iemp, cn un senid esraégic de cmpeiiidad empresarial. Acepar ese cmprmis es inherene al papel que debe asumir d empresari cn auénica respnsabilidad scial. El empresari que quiere ir creciend cn su empresa y desarrlland sus marcas, y pr supues pregiéndlas, iene en el presene libr la rienación aprpiada, para hacer esa area de manera écnica y denr de un desempeñ frmal y éic. Eduard Lasra D. Edir
AGRADECIMIENTOS Hablar de las MyPEs en el Perú es referirse, sin duda, a un ema de enrme releancia para la ecnmía del país. Más del 98% de las empresas en el país sn micr y pequeñas. Apran más del 50% del prduc bru inern y sn las principales generadras de emple en la ecnmía. Sin embarg, alrededr del 74% pera en la infrmalidad y das ellas - frmales e infrmales - se desarrllan cn eidenes limiacines que cndicinan su desarrll. Ala parir esa realidad, cnsaada a raés del las MyPEsUSAID/Perú/ del país y de regióndeandina, se planeó en las reunines de permanene rabaj del elcnac equip cn del pryec MYPE CoMPEtItIvA la psibilidad de elabrar una clección que abrdara en lenguaje simple alguns de ls emas cenrales que afecan la cmpeiiidad de esas empresas. La idea siempre fue aprar guías de cnsula cn herramienas de gesión que fueran fácilmene uilizables pr las MyPEs. Agradecems en frma especial a Angélica Masuda, Rsa Ana Balcázar y Jrge Luis Caych pr las diersas y saludables discusines écnicas para mejrar el enfque de la clección, ls cuales cnjugarn cn las aceradas pinines y lineamiens del Sr. Eduard Lasra, recncid especialisa del secr MyPE. Asimism agradecems a Sandra villanuea pr asumir la gran area de superisar el pryec, reisar y afinar cada un de ls brradres en sucesias reunines de rabaj cn cada cnsulr; a Eduard y Alejandr Arce el rabaj edición; y a Lin valdiia pr asegurar un buen rabaj deLasra prducción a raés depr Media Crp de Perú. Para ese libr en paricular, ns cmplace agradecer y feliciar a Luis Alns García, abgad y sci respnsable del área de prpiedad inelecual en el esudi Echecpar. Anerirmene asumió el carg de viceminisr de Cmerci Exerir y preiamene fue respnsable del capíul de prpiedad inelecual en la negciación del raad de libre cmerci cn EEUU, primer cm funcinari de INDECoPI y pserirmene cm funcinari de MINCEtUR. Asimism fue jefe de ls equips de negciación del Acuerd de Asciación Cmunidad Andina y Unión Eurpea y ls raads de libre cmerci cn Chile, Singapur, Méxic, Canadá y el blque eurpe EFtA. En ese libr, Luis Alns presena un ema cmplej – las marcas – expresad en un lenguaje simple y didácic, apeland a su habilidad pedagógica que ambién l caraceriza. Ese apre del aur de ese libr, permie a una empresa de cualquier amañ enender cm agregar alr a su prduc y a su negci a raés del desarrll de marcas. Finalmene, agradecems a d el equip del pryec USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA y a USAID/Perú, a raés de Eduard Albareda pr su apy a esa iniciaia. Juan Carls Mahews Direcr Ejecui
INDICE 1. CONSTRUyENDO MARCAS INTELIGENTES ..........................................................13 2. PROPIEDAD INTELECTUAL: UbICANDO AL SISTEMA DE LAS MARCAS 2.1 Prpiedad indusrial ......................................................................................................17 2.2 Derech de aur y derechs cnexs ............................................................................17 2.3 ¿Qué diferencias exise enre la prpiedad indusrial y el derech de aur y derechs cnexs? ........................................................................................................................18 3. LA INNOvACIÓN COMO fACTOR DE SUbSISTENCIA PARA LAS EMPRESAS ........................................................................................................................................19 4. LAS MARCAS SON ACTIvOS DE LAS EMPRESAS qUE PUEDEN SER MUy v ALIOSOS......................................................................................................................21 5. LAS MARCAS SON hERRAMIENTAS PARA COMPETIR EN EL MERCADO.....................................................................................................................23 6. LAS MARCAS DAN PRESENCIA y vIDA A NUESTROS PRODUCTOS y SERvICIOS.....................................................................................................................25 7. fUNDAMENTOS LEGALES DETRÁS DE LAS MARCAS 7.1 Nacimien del derech sbre una marca ......................................................................27 7.2 terriri para ejercer su derech sbre la marca ...........................................................27 7.3 vigencia del regisr de la marca ...................................................................................27 7.4 Designación de prducs y sericis para el rámie de regisr de una marca...............28 8. ¿CÓMO SE ELIGEN LAS MARCAS?.............................................................................29 9. CUÁLES SON LOS SIGNOS qUE NO PUEDEN SER MARCAS? ..............................33 10. LA CLASIfICACIÓN INTERNACIONAL PARA EL REGISTRO DE MARCAS.......................................................................................................................35 11. LAS MARCAS NOTORIAS..........................................................................................37 12. LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA (y LA “OPOSICIÓN ANDINA”) .................................................................................39 13. EL USO DE LA MARCA 13.1 ¿Es psible jusificar el “n us” de la marca? ............................................................41 13.2 Defensa de la marca ..................................................................................................42 13.3 Prección de marcas en rs países .........................................................................42
14. MARCAS ESPECIALES 14.1 Las marcas clecias .................................................................................................45 14.2 Las marcas de cerificación ........................................................................................46 15. LICENCIAS y TRANSfERENCIAS DE MARCAS 15.1 Licencia de marca ......................................................................................................49 15.2 transferencia de marca ..............................................................................................50 16. CASOS PRÁCTICOS 16.1 Cas prácic N° 1: El regisr de la marca pas a pas .............................................51 16.2 Cas prácic N° 2: ¿Cóm funcina la psición a un regisr de marca? ................53 16.3 Cas prácic N° 3: ¿Qué pued hacer si n me cnceden el regisr de marca? ........54 17. INfORMACIÓN ÚTIL 17.1 Marc legal de la prpiedad inelecual en el Perú .....................................................55 17.2 Auridad Nacinal Cmpeene ...............................................................................56 17.3 Auridades Nacinales Cmpeenes en marcas .......................................................56 GLOSARIO ......................................................................................................................... 59 ANEXO I: FoRMAto PARA LA PRESENtACIoN DE UNA SoLICItUD DE REGIStRo DE MARCA ....................................................................................64 ANEXO II: CLASIFICACIoN INtERNACIoNAL DE PRoDUCtoS Y SERvICIoS PARA EL REGIStoR DE MARCAS ................................................................66
ANEXO III: EJEMPLo DE PUBLICACIÓN DE SoLICItUD DE MARCA ....................69
1.
CONSTRUyENDO MARCAS INTELIGENTES
A raés de esas líneas se quiere brindar una rienación básica a d empresari que quiera aprechar ls beneficis de la prpiedad inelecual, en especial en l referene al sisema legal de las marcas y rs signs disinis, cm herramiena para la cmpeiiidad empresarial y psibilidad de desarrll y crecimien de su empresa. Parims de la premisa que hy en día es impsible cmprar ender un prduc presar
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sericis sin que esén una marca. Para cmprbar es basa siguiene preguna: ¿Alidenificads mmen decn adquirir un prduc un serici, cuál escnel hacerns facr másla imprane en nuesra decisión de elección? En el pasad el cnsumidr prmedi ealuaba el preci y la calidad del prduc serici cm únicas ariables para rienar su elección. Sin embarg, cuand el cnsumidr n cnaba cn ls signs que le ransmiían infrmación acerca de la prcedencia empresarial del prduc, se le rnaba, en alguns cass, muy cssa la calidad del prduc (en érmins de iemp y diner) pues muchas eces esa caracerísica n se pdía apreciar a simple isa. Acualmene, la ariable “calidad” es infrmada direcamene pr la marca (haciend más fácil para el cnsumidr la elección del prduc), cnjunamene cn rs elemens de alr que ese sign enuncia y ransmie al cnsumidr, cm pr ejempl, la frma paricular de elabración del prduc, una radición, un lugar de rigen y rs elemens que hacen del prduc únic, muchas eces. La marca y d l que ella ransmie, en muchs cass, será la ariable que defina la elección del prduc serici. Pngams un ejempl: Un cnsumidr se encuenra frene a res camisas cn las siguienes caracerísicas:
a. La primera cuesa 40 sles, es de buena calidad, per n iene marca. . La segunda cuesa 60 sles, es de buena calidad, y iene una marca cncida en el Perú. c. La ercera cuesa 80 sles, n se iene infrmación precisa sbre su calidad, per iene una marca cncida inernacinalmene. ¿Cuál será la camisa que el cnsumidr escja? Mejr hagams la preguna inersa: ¿Qué camisa n escgerá el cnsumidr? Es prbable que la camisa que en una primera insancia se descare, sea la que n iene marca. Sin embarg, nems que cn es n se slucina el prblema, pues aún quedan ds camisas, de precis disins, ambas cn marcas cncidas, per de calidades diferenes. ¿Alguien pdría apsar que la elección del cnsumidr será pr la camisa más baraa, de mejr calidad, de marca más cncida? Es muy prbable que la ariable más imprane para el cnsumidr, frene a esas ds camisas que quedan, sea la marca; y en ese cas, de las ds marcas elegirá la que le resula más cncida, cn la cual se siena más idenificad. USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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Pngams r ejempl: Hace 50 añs era impsible para un cnsumidr prmedi pensar en cmprar aumóiles elecrdmésics creans. Hy, Hyundai auspicia ls Campenas Mundiales de Fúbl, Kia es parcinadr ficial de ls rnes de enis más impranes del mund, y según el úlim repre de Inerbrand1, Samsung se encuenra en el pues N° 21, pr encima de Sny (pues N° 26), ubicándse cm la marca más alrada a niel mundial en prducs elecrónics.
Tala No. 1: Las 10 marcas más aliosas del mundo
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Cieramene, cn la infrmación que esams prprcinand n se preende que las marcas de ls pequeñs y medians empresaris aparezcan, el próxim añ en la lisa de las 10 marcas más alisas del mund. ojalá así fuera, per sí es imprane dejar en clar que el camin para lgrar psicinar prducs y sericis en el mercad y lgrar cier éxi cmercial, pasa necesariamene pr la cnsrucción de una marca ineligene y una adecuada esraegia en rn ella. Una marca ineligene, es aquella que ha sid cncebida para darle senid a ls prducs y sericis que se preenden clcar en el mercad. Es aquella marca que iene la capacidad de infrmar ess alres que mencinams anerirmene, sea a raés de un nmbre, una figura, clres una cmbinación de ess. 1
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un de s cnsrs de mrcs más imrnes de mnd. Ver rere en: h://www.inerbrnd.cm/bes_gb_brnds.sx?ngid=1000
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La marca ineligene a a cnseguir resalar ess elemens en frma adecuada, creaia y de manera esraégica, dándle alr agregad a ls prducs y sericis que ingresarán al mercad en mejres cndicines, en busca de una clienela y un psicinamien. L cier es que una marca ineligene es la aliada en la esraegia para cnseguir una adecuada diferenciación en el mercad. Pr ell, el empresari peruan iene excelenes psibilidades de cmpeir sbre la base de una diferenciación, pr ip de prduc, pr serici, pr capacidad de innación, enre ras ariables aún pr ser expladas. L que se debe buscar es la fera de prducs presación de sericis cn idenidad; es decir prducs y sericis “que engan alma”.
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El empresari debe saber que es necesari incrprar en la cadena de alr agregad, insrumens que facilien la percepción de la diferenciación pr pare de ls cnsumidres. Para ell, una herramiena que puede ser uilizada para cmunicar la diferenciación es la prpiedad inelecual, y en paricular el sisema de las marcas. Ese sisema permie la aprpiación de la diferenciación cm aci inangible (rigen, calidad, elabración, radición, ecéera), a raés de ls disins elemens que la cmpnen (signs disinis), enre ells, las marcas, las denminacines de rigen, ls lemas cmerciales y ls nmbres cmerciales.
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Hems empezad hablad de las marcas, per para pder enender claramene el sisema legal al cual perenecen, es necesari cncer en qué cnsise la prpiedad inelecual. Ls derechs de prpiedad inelecual sn mecanisms para fmenar la innación, la creación arísica, el desarrll ecnlógic, d ell cn el bjei de cnribuir al mejramien del niel de ida de las persnas.
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El cncep ls derechs prpiedad de aur y inelecual derechs cnexs. abarca ds grandes camps: el de la prpiedad indusrial y el de
2.1 Propiedad industrial La prpiedad indusrial esá rienada a cnceder un mnpli empral de explación y us exclusi, de cieras creacines del ingeni human, cm las inencines las nueas frmas (diseñs) de ls prducs, así cm ls signs disinis de ls prducs y sericis de las empresas. La prpiedad indusrial es una herramiena de especial releancia para las aciidades ecnómicas de las empresas. Ls elemens que cnfrman la prpiedad indusrial se pueden disribuir en ds grups generales. Sin perjuici de que gracias al desarrll ecnlógic se ayan recnciend nues bjes pregibles pr la prpiedad inelecual, dichs grups sn las nueas creacines y ls signs disinis. (i) Nueas creacines Denr de ese grup se encuenran las inencines y ras creacines écnicas, incluyend ls mdels de uilidad, las bencines egeales y ls esquemas de razad de circuis inegrads. Asimism, encnrams a ls diseñs (dibujs y mdels) indusriales. (ii) Signs disinis En ese grup esá el cnjun de insrumens que siren al empresari para diferenciarse. Ls signs disinis sn ls medis idenificadres que uiliza el empresari para disinguir en el ráfic mercanil su empresa, su esablecimien de cmerci, ls prducs que fabrica cmercializa ls sericis que presa. Sn disinis las marcas, las denminacines de rigen, ls lemas cmerciales y ls nmbres cmerciales.
2.2 Dereco de autor derecos conexos Pr su pare, el derech de aur a a preger las bras prduc del ingeni human, que pr su riginalidad cnsiuyen bras, es decir, aquellas que sn expresión de la persnalidad ingeni de sus aures creadres. Una bra será pregida cn independencia de su géner, frma de expresión, méri arísic desin.
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Sin ser una lisa exhausia, sin meramene enunciaia, las bras pregidas pr ess derechs pueden ser: • • • •
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obras expresadas pr escri. obras rales. Cmpsicines musicales (cn lera sin ella). obras cinemagráficas y demás bras audiisuales expresadas pr cualquier prcedimien. obras de arquiecura. obras de fgrafía. Prgramas obras de are de aplicad rdenadr. incrpradas en prducs indusriales. Bases de das riginales.
2.3 ¿qué dierencias existe entre la propiedad industrial el dereco de autor derecos conexos? Si bien ambas disciplinas pregen las expresines de la creaiidad e ingeni del ser human, exisen diferencias susanciales enre ambas, siend las principales las siguienes: •
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Las bras pregidas pr el derech de aur n necesian ser regisradas ane las auridades cmpeenes; se encuenran pregidas desde el mmen de su creación. Pr el cnrari, para que ls derechs de prpiedad indusrial puedan ser pregids ienen que regisrarse bligariamene ane la auridad cmpeene. El plaz de duración de ls derechs parimniales de aur, es pr da la ida del aur y 70 añs pserires a su muere. El plaz de prección de las marcas es de 10 añs renables indefinidamene. El derech de aur n exige que las bras pregidas sean uilizadas, a diferencia del derech de marcas, que sí exige la uilización de ésas baj sanción de cancelación pr fala de us. Es decir, cuand una marca n se uiliza pr res añs cnsecuis, cualquier ineresad puede pedir su cancelación. El derech de aur recnce una serie de derechs mrales, es decir, faculades que iene el aur para impedir que se mdifique su bra (derech de inegridad), la bligación de ser recncid siempre cm el aur de la bra (derech de paernidad), enre rs. El derech de prpiedad indusrial sól recnce derechs de carácer parimnial en far de sus iulares.
Cm pdems apreciar, ls elemens de la prpiedad inelecual sn una especie de recmpensa, que cncede el Esad a aquellas persnas que plasmen sus ideas en prducs que -reuniend deerminadas cndicines- puedan inclus ser úiles a la sciedad. El sisema de prpiedad inelecual permie adquirir en frma exclusia ls acis inangibles en ls negcis, cm las creacines, las ideas, las marcas, cniriéndls en una especie de derechs de prpiedad exclusia, pr un iemp limiad.
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3.
LA INNOvACIÓN COMO fACTOR DE SUbSISTENCIA PARA LAS EMPRESAS
Esams cnencids que un de ls elemens más impranes para que las PyME puedan ener éxi en sus aciidades, es el gran pencial innadr que ienen. Desde 1996, el INDECoPI rganiza el Cncurs de Inenres Nacinales2, een que busca premiar a ls mejres inens desarrllads pr inesigadres, empresaris y en general cualquier ciudadan peruan. Cn es se busca fmenar la creaiidad y recmpensar a aquellas persnas que realicen apres significais a la sciedad.
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En el Cncurs del añ 1997 el ganadr del premi fue la persna que paenó esa hielera cm mdel de uilidad3:
figura No. 1: hielera como modelo de utilidad
“Está provista de una tapa rectangular que se inserta con el objeto de aislar el hielo de olores y de evitar que el agua se derrame o pierda. Evita que se caiga el agua por la inestabilidad a la hora de transportar la cubeta a la nevera, además permite retirar los hielos uno por uno sin qué los demás se caigan. Es un invento cuya fabricación es de muy bajo costo y de muy fácil acceso al mercado. Este invento mereció medalla de oro en Ginebra, en su respectiva categoría. Fue la primera medalla de oro para el Perú.” 4
Cm pdems apreciar, esa hielera que a primera isa n rae mayr innación que un dispsii para que el agua n se caiga al mmen de ransprarla, a crieri de INDECoPI ese mdel de uilidad n slamene merecía ser paenad, sin además ser premiad pr cnener una slución écnica innadra, de fabricación ecnómica y de fácil acces al mercad. ¿Cuánas ideas más de ese ip pueden generar las PyME y bener la prección de la prpiedad pserirmene? N dudams muchas, d dependerá del grad innación yinelecual de las esraegias empresariales que seque planee cadaper empresa, y sbre d, saberdecanalizar la inenia y la creaiidad a raés de ls elemens de la prpiedad inelecual.
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Ver: h://www.bvindeci.gb.e/invens.s?ind=indice un “mde de iidd” es n rdc y exisene, qe n ede ser cnsiderd cm n invención, er qe h sid mdicd r dre n mejr disin iidd. Ver: h://www.bvindeci.gb.e/invens.s?ind=iig USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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vliend al cas de la hielera, el inenr de la misma licenció su paene de mdel de uilidad a una empresa que prduce arículs para el hgar, para que ésa se cupe de su disribución y ena, a cambi de pagarle una regalía mensual. De esa manera, ems que las empresas ambién pueden aprechar sus desarrlls innadres a raés de la cncesión de licencias a ercers (alg similar al alquiler), l cual cieramene muchas eces genera una reribución ecnómica ineresane.
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El desarrll empresarial susenad en una culura de la innación, implica una ransfrmación rganizacinal y esraégica, en la que se enga que incrprar cnceps inculads cn la calidad, incularsela cn nrmalización ras empresas, esandarización es decir buscardela prducs “asciaiidad” y prcess; mediane mdernizarse la especialización y a su ez la cmplemenariedad. Ls bjeis de la empresa deben esar en función de la nción de cmpeiiidad cm facr de subsisencia en el mercad, enendida cm un prces pr el cual una empresa iene la capacidad de generar un alr agregad, en sus prducs sericis que ingresan al mercad, mediane el aumen de la prduciidad, el cual es durader y se maniene en el iemp. Es esa capacidad de pder frecer prunamene prducs y sericis cn aribus especiales y caracerísicas diferenes, la que cnllea una enaja respec de la cmpeencia. ¿Y qué significa que una PyME enga un “pencial innadr”? Muy simple: que sea capaz de diferenciarse esraégicamene de las demás. Para lgrarl hay ds ías: se enfca en el desarrll e inesigación de sus prducs sericis, les agrega un elemen diferenciadr, que permia al cnsumidr asciarls cm prducs y sericis disins respec de la cmpeencia. Ese elemen adicinal puede raducirse en una paene, una marca, una denminación de rigen, cualquier r elemen de la prpiedad inelecual.
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4.
LAS MARCAS SON ACTIvOS DE LAS EMPRESAS qUE PUEDEN SER MUy vALIOSOS
tda empresa esá cnsiuida pr una serie de acis que pueden ser angibles (maquinaria, equips, ehículs, almacenes y lcales cmerciales) inangibles (marcas, ideas, diseñs, cncimiens sbre cóm manejar el negci, inens y sus innacines), ls cuales siren n sól para la gesión de su negci sin ambién para su alrización. En efec, puede ser que el alr de una empresa esé basad en el pencial de sus acis
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inangibles,(er cm las marcas. casseineresane ems cn mundialmene Cca-Cla Cuadr N° 1),Un la que encuenralalrizada enla66 mil millnes cncida de dólares,marca cifra muy superir a ls ingress anuales de dicha empresa. En el Perú exisen pequeñas y medianas empresas (PyME) que ienen marcas que pc a pc se an psicinand en el mercad; sin embarg, muchas de ellas aún n han ineririzad la imprancia de diferenciar sus prducs sericis de ls demás cmpeidres, aprpiarse en frma exclusia de deerminada ecnlgía para la prducción de sus bienes. Si bien n exise la fórmula mágica para idenificar las prunidades de éxi empresarial, sí exisen disins mecanisms que pueden ayudar, y ienen que er principalmene cn la generación y gesión de ls derechs de prpiedad inelecual. veams alguns ejempls: Si hy quisiérams cmprar unas zapaillas marca “Blue Ribbn Spr”, quizá ls endedres n sepan a qué ns esams refiriend. Sin embarg, si pedims un par de zapaillas Nike, es segur que el endedr ns frecerá aris mdels, ds ells de excelene calidad. ¿A qué iene ese ejempl? “Blue Ribbn Spr” fue la marca inicial que lueg (en 1971) se ransfrmó en Nike, ya que, en pinión de sus creadres, el bjei de d deprisa es ganar, pr l que resulaba más aprpiad buscar un sign que eque ese cncep, escgiern así a la disa griega de la icria (Nike). Hy la marca Nike esá alrizada en US$ 12 mil millnes de dólares5, y quizá ese cambi de nmbre en ls inicis de la empresa haya sid un de ls facres deerminanes de su éxi. Regresand al Perú, es muy prbable que n engams una esadísica cnfiable númer de las PyME exisenes al día de hy. Sin embarg, de una rápida reisión que hemsdel pdid hacer en Inerne, cnsaams que en el Perú las PyME abarcan rubrs que an desde la agrindusria hasa la jyería, pasand pr alimens y bebidas, cmerci elecrónic, cnsrucción e inmbiliaria y rs camps. Si se ns pregunara cuál es la marca más famsa de una PyME peruana que pdems recrdar de inmedia, ¿Cuál sería nuesra respuesa? Quizá n se ns enga a la mene alguna, en d 5
Ver: h://www.inerbrand.cm/bes_glbal_brands.aspx?langid=1000 USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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cas, algunas en las que esams pensand ya han dejad de ser una PyME esán jugand en ligas empresariales mayres, cm pr ejempl Kla Real, jeans Fsers, chclaes Helena, Bembs, enre ras. Basa analizar ls ejempls anerires, para darns cuena del inmens pencial, en cuan al alr, que pueden ener las marcas en el iemp, siempre que hayams sabid desarrllarlas adecuadamene y acuad de manera crreca en el mercad, pensand en l que en realidad quieren nuesrs cnsumidres.
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5.
LAS MARCAS SON hERRAMIENTAS PARA COMPETIR EN EL MERCADO
La esraegia basada en la diferenciación se susena en la psibilidad que iene da empresa, de generar signs que las idenifiquen cm prducra suminisradra de sericis de deerminadas cualidades. Cuand la empresa cnsigue desarrllar un sign (marca), cn el cual lgra que sus prducs sericis sean recncids pr ls cnsumidres, l que esá haciend es aprpiarse de un elemen de diferenciación que n l an a ener sus cmpeidres.
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En Pacífic, su ya fams discurs, cciner cn mi de la Gasón aperuraAcuri, del añexplicó académic 2006 pasa en laelUniersidad del el recncid peruan pr dónde camin del prgres para cualquier empresa peruana, cualquiera sea su amañ: “Marcas peruanas, eso es lo que los cocineros y empresarios peruanos tenemos que lograr, para que esos inversionistas no tengan una sino muchas opciones para escoger, a la hora de decidirse por uno u otro concepto. Necesitamos marcas que hayan desarrollado internamente todo aquello que hace que una pequeña gran idea, un pequeño gran sueño se traduzca en una filosofía poderosa que vaya creciendo poco a poco hasta convertirse en un modelo para estudiar, imitar, admirar e incite a invertir”.
¿Qué ns esá diciend Acuri? Que sin una buena marca, nuesrs prducs sericis n generan alr, n sn aracis para ls inersinisas y much mens para ls cnsumidres, cn l cual nuesras empresas n endrán muchas prunidades de crecimien y desarrll. Un de ls bjeis de da empresa es generar ingress permanenes, cm prduc de sus enas de la presación de sus sericis. Para ell, será necesari que ls cnsumidres idenifiquen y adquieran ls prducs sericis de esa empresa. Es a su ez requiere que la empresa se disinga de ls demás cmpeidres, l cual será psible en la medida que el cnsumidr enga la infrmación adecuada respec de ess prducs sericis. La publicidad es el mecanism usual que iene una empresa para ransmiir al cnsumidr la infrmación de sus prducs sericis; per si las marcas que disinguen ess prducs n resulan l suficienemene disinias, pr ejempl una marca que uilice sól palabras, sin figuras asciadas una caligrafía especial, la ecnlgía asciada a una paene n prduce ls resulads esperads (un prduc farmacéuic desinad a la cura de deerminada enfermedad per que iene efecs secundaris negais), n serirá de much una agresia campaña publiciaria para que el cnsumidr ls escja pr encima de rs prducs sericis que se encuenran en el mercad, ls cuales quizá n engan una marca llamaia, per que resulan más cnfiables. Pr ell, para aprechar de manera eficiene ls elemens de la prpiedad inelecual en las aciidades empresariales, ésas deben reflejar de manera adecuada las fralezas de la empresa y prcurar que el públic las ascie cn prducs y sericis de calidad, de preci accesible, y -dependiend del gir del negci- cn algún íncul a un rigen deerminad cualquier r elemen que genere alr. Ahra es nri que la gasrnmía peruana es un secr de pencial desarrll en el ámbi empresarial. Cada semana se abren nues resauranes, se desarrllan franquicias cn ls ya exisenes; asimism, se iene generand una ineresane aciidad agrexpradra inculada n USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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sól a ls prducs agríclas sin a ls insums para la ccina peruana, y finalmene se expran ls sericis de ccina en sí misms. Se abren resauranes peruans en el exranjer y ls cciners peruans sn alamene cizads. ¿N sería más eficiene asciar a ese “bm gasrnómic” una marca que indique que “sólo en el Perú se come así de delicioso”?. Es decir, que sea una marca el insrumen que cmunique al res del mund que la gasrnmía peruana saisface hasa al más exquisi de ls paladares, al cual l hace España cn sus ins ( Rioja), Ialia cn sus quess (Parmesano), Francia cn sus espumanes (Champagne6). espumanes), En ess ejempls se incremena pdemsdebid apreciar al rigen que eldealr ls misms de deerminads (España, Ialia prducs y Francia), (ins, y la excelene quess y repuación que dichs países ransmien de manera asciada cn sus prducs. Sin embarg, la buena repuación pr sí sla n basa para psicinar adecuadamene un prduc serici en el mercad; en ess ejempls exise un facr adicinal que ayuda a su cmercialización, además del rigen, es la publicidad.
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Cm se sbe Champagne es n denminción de rigen rnces r disingir esmnes rdcids en deermind zn de ese s.
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6.
LAS MARCAS DAN PRESENCIA y vIDA A NUESTROS PRODUCTOS y SERvICIOS
Las marcas se cnieren en una herramiena imprescindible para que una empresa pueda paricipar cmpeiiamene en el mercad. Una marca exisa n sól diferencia sin psicina un prduc serici en el mercad; es decir, ubica a ese prduc en la mene del cnsumidr, pr encima de rs prducs idénics similares, rgándle una cualidad disina que el cnsumidr puede percibir y que gracias a es pará pr el prduc serici y n pr ls de las ras empresas cmpeidras.
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Las marcas ambién garanizan que la calidad de un prduc serici es permanene, l cual requiere que ls empresaris esén cnscienes de ese hech, ya que una disminución en ls esándares de calidad de prducción puede ser una razón para que la marca se debilie y el cnsumidr pe pr ya n elegirla. Las marcas cnsiuyen además medis de peneración en el mercad, en an sn las pradras de la infrmación de ls nues prducs sericis, que an a ser frecids al cnsumidr pr primera ez. Un prduc cn marca cnsiuye una referencia para el cnsumidr, ya que sus caracerísicas represenadas pr la marca influirán en la elección que ése realice pr sbre ls demás prducs. Las marcas siren para idenificar el rigen empresarial del prduc serici, cn l cual el cnsumidr n sól endrá infrmación sbre las caracerísicas del prduc serici, sin sbre la empresa que l elabra l suminisra. Un prduc serici disinguid adecuadamene pr una marca, cnsigue la lealad de ls cnsumidres, siempre y cuand que su calidad n se ea afecada y se manenga el inerés de ls cnsumidres y clienes. Desde el pun de isa empresarial, una de las principales funcines que la marca desempeña es la de cncenrar la buena repuación de ls prducs sericis que disingue. Hems mencinad que la marca facilia la enrada y permanencia de un prduc serici nue en el mercad. Sin embarg, las marcas ambién prmueen y fmenan su adquisición cnraación, debid a que genera deerminadas asciacines en la mene del cnsumidr, pr ejempl, adquirir un cier presigi “saus”, esil y ras cualidades que el cnsumidr presume que esá adquiriend cnjunamene cn el prduc. Finalmene, en iemps de dura cmpeencia, es imprane ener en cuena el mensaje que ns da un empresari peruan que creó una marca exisa que cmpie cn grandes marcas de alla mundial: “(…) una marca es como una plantita que hay que realimentar constantemente, hay que echarle agua. Entonces Bembos no es sólo hamburguesas, es un lugar donde te sientes bien, es una infraestructura, un servicio, un local, un ambiente pero sobre todo una experiencia” 7. 7
Enrevis Crs Cmin nddr de://es.geciies.cm/jjjrgermer/hml/cass1.hml USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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7.
fUNDAMENTOS LEGALES DETRÁS DE LAS MARCAS
7.1 Nacimiento del dereco sore una marca El nacimien del derech a usar en frma exclusia una marca, se da necesariamene pr su regisr inscripción ane la oficina de Marcas del INDECoPI (Insiu Nacinal de Defensa de la Cmpeencia y de la Prección de la Prpiedad Inelecual). Es significa que el regisr le cnfiere al empresari la psibilidad de impedir que ercers usen su marca sin su aurización, e inclus impedir que usen marcas idénicas similares a la suya
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En al senid, para la ley en el Perú el us de una marca sin que esé regisrada n genera derechs, ya que es el regisr el que iene el efec de cnsiuir crear el derech. Pr l an, sól mienras la marca esé regisrada el empresari dueñ del regisr pdrá gzar plenamene de su marca. ¿Qué pasa si n regisré mi marca? ¿Es bligari hacerl? La respuesa es n. N exise la bligación de regisrar la marca, per si n l hace n pdrá impedir que rs se la quien usen marcas similares a la suya. Inclus se crre el riesg de que sus cmpeidres regisren su marca cn aneriridad y le perjudiquen. Es quiere decir que, el derech sbre la marca l adquiere la primera persna que slicie su regisr ane el INDECoPI.
7.2 Territorio para ejercer su dereco sore la marca El regisr de la marca cnfiere a su iular, en el país de inscripción, el derech al us exclusi de la misma y el ejercici de impedir que ercers la usen sin su aurización. Es decir que si regisró su marca en el Perú, es en ese erriri dnde pdrá hacer aler su derech. Per, ¿Que sucede si quiere exprar su prduc a Clmbia a Esads Unids y usar su marca en ess erriris? La respuesa es muy simple: si n iene regisrada su marca en ess países n pdrá hacer aler su derech cm dueñ iular. tiene que regisrar su marca en ds ls lugares (erriris/ países) en ls cuales usará su marca.
7.3 vigencia del registro de la marca Cm ds ls derechs de prpiedad inelecual, ess esán sujes a una empralidad. Ell significadeque las marcas se regisran ienen unaserá igencia en elrenarla. iemp de añs. Al encimien dich plaz laque marca caduca, pr l que necesari La10 renación se efecúa pr perids de 10 añs y se puede hacer en frma indefinida. El regisr marcari es un derech que inicialmene nace limiad en el iemp, y puede, pr la decisión pruna y lunaria de su dueñ, prrrgarse en frma indefinida mediane su renación.
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7.4 Designación de productos sericios para el trámite de registro de una marca El regisr de una marca requiere, pr pare de su dueñ, que se especifique claramene cn qué prducs sericis a a ser usada la marca, y así quedará inscria. Es decir que será necesari designar expresamene cada un ls prducs sericis de acuerd a una Clasificación Inernacinal (NIZA). ver en Infrmación Úil. Ese es un requisi de carácer adminisrai, que le permie a la oficina de Marcas adminisrar adecuadamene ds ls regisrs y a su ez cncer si pudiera exisir algún riesg que perjudique el derech del dueñ de la marca y ambién a ls cnsumidres de la misma.
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8.
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¿CÓMO SE ELIGEN LAS MARCAS?
N exise una recea única para la elección de las marcas y mens para aquellas que pdrían ener algún éxi. Sin embarg, es imprane que la elección de la marca se haga eniend en cuena, qué querems decirle a nuesrs clienes y cóm querems que ns recuerden recuerden nuesrs prducs sericis. Hay empresaris que deciden usar las iniciales del nmbre de su espsa hijs, hay rs que
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uilizan la fgrafía de su ciudad puebl naal. En rs cassaquellas se han usad marcas que muyincluyen sencillas que muchas eces pasan desapercibidas. también las hay innadras clres, frmas escriuras caracerísicas. En d cas debems ener siempre presene que la marca deberá cumplir la función diferenciadra, llamada ambién disinia. Si una marca n puede diferenciar prducs sericis en el mercad, ennces n será marca y n pdrá regisrase y pregerse. A cninuación presenams ejempls de cóm fuern creadas res marcas que hy en día ienen un recncimien inernacinal imprane.
Tala No. 2: Marcas internacionales ADIDAS:
Es simplemente la unión del nombre y parte del apellido de su fundador, el señor Adi Dassler, de nacionalidad alemana.
MERCEDES BENZ : Mercedes
era el nombre de la hija del empresario y diplomático alemán Emil Jellinek, quien en 1900 encargó a la empresa Daimler la construcción de 36 automóviles, con la condición de llamarlos precisamente con el nombre de su hija.
IBM:
Son simplemente las siglas de “International Business Machines”.
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Anes de elegir una marca, la cual debe ener ciera capacidad disinia, es ineresane cncer que ip de marcas exisen caalgadas, en función a su capacidad diferenciadra.
Marcas eocatias o sugestias Hay marcas que ecan una cualidad caracerísica de ls prducs sericis que disinguen y pr l an su fuerza diferenciadra n es ala, y en muchs cass n pdrá erminar siend una marca regisrada, prque más que ecar describe una caracerísica cualidad del prduc serici. Así se eniende que las marcas ecaias sn débiles, ya que cualquier persna iene el derech de ecar en sus marcas las prpiedades caracerísicas de ls prducs de ls sericis que an a ser disinguids cn sus marcas, l que supne que su iular l debe acepar n su de pueda marca. impedir que ras marcas equen igualmene las mismas prpiedades caracerísicas
Marcas aritrarias Sn marcas cuy significad n necesariamene guarda relación cn ls prducs sericis que a a diferenciar. Asimism, sn marcas cmpuesas pr palabras de us cmún en el lenguaje, per que se aplicarán para designar prducs sericis en relación cn ls cuales n describen sugieren ingredienes, cualidades caracerísicas. Ese ip de marcas ienen un niel más al de disiniidad que las marcas ecaias. Marcas de antasía Sn marcas que usualmene ienen un excelene niel de disiniidad, ya que esán ccnfrmadas pr una más palabras creadas cn el expres prpósi de emplearlas cm marcas. Muchas eces n ienen un significad real y usualmene erminan eniend un recncimien imprane pr pare de ls cnsumidres. Tala No. 3.1: Tipos de marcas ejemplos Tipos de marcas Evocativas. Sugieren o evocan cualidades de un producto o servicio.
Ejemplos DELICIOUS para bebidas o alimentos. las
Arbitrarias. Están compuestas por elementos del lenguaje pero no se relacionan directamente con los productos y servicios que van a distinguir.
CALCIOLAC para productos farmacéuticos
CHOCOLATE para prendas de vestir GLORIA para leche
FANTA para bebidas De fantasía. Creadas especialmente para que operen como marcas.
KODAK para câmara de fotos
En función de ls prducs sericis que a a disinguir la marca que se quiere elegir, ésa pdrá ener las siguienes caracerísicas msrad en la abla N. 3.2.
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Tala No. 3.2: Tipos de marcas ejemplos Tipos de marcas Denominativas. Compuestas por una o más letras o palabras, frases o combinaciones de ellos que no tienen ninguna forma especial de letra.
Ejemplos ORMEÑO
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DOÑA CELIA Capítulo
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Figurativas. Compuestas exclusivamente por figuras o símbolos.
Mixtas. Ccombinación de un elemento denominativo y un elemento figurativo
Tridimensionales. Cinstituidas por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento.
Siguiend el recrrid para er las psibilidades que ns permian idenificar de una mejr manera la marca que querems elegir, exisen diersas frmas de presenar una marca, incluyend ls lres y ls snids.
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Tala No. 3.3: Tipos de marcas ejemplos Tipos de marcas
Ejemplos El Otro Sitio
Palabras o combinaciones de palabras Don Vittorio
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Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.
Sonidos
El sonido de la corneta que anuncia helados D’Onofrio
Olores
El olor de un perfume determinado, o un aroma.
Letras y números.
La forma de los productos, sus envases o envolturas.
Cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
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9.
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS qUE NO PUEDEN SER MARCAS?
Es muy cmún que ls empresaris se esfuercen pr seleccinar su marca, que a a disinguir ls prducs que lanzará al mercad; sin embarg, a pesar de pner mucha creaiidad y buscar las mejres pcines ésas erminan siend inúiles, ya que n fuern cnrasadas cn las nrmas legales sbre la maeria. Es decir, que a pesar de que pensems que hems elegid la mejr marca del mund, es necesari
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saber dirá la oficina de Marcas respec. de para acuerd a la ley,siexise l que se llamanqué “prhibicines al regisr.” Se al raa de una En serieefec, de reglas deerminar un sign puede ser n regisrad y pr l an pregid cm marca. Esas reglas llamadas prhibicines de regisr, sn las bjecines que preé la ley para regisrar una marca y se presenan cm una necesidad para impner cndicines en el acces al regisr de ciers signs, ya que la cncesión de ls misms da a sus dueñs una serie de prerrgaias (derech exclusi), y pr l an, la psibilidad de impedir que sus cmpeidres puedan ener la liberad de usar cieras palabras, clres, enases cmunes, enre rs. A cninuación se pdrá bserar en la abla N. 4 algunas de las reglas, las más cmunes y represenaias, que impiden que una marca sea regisrada cm al.
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Tala No. 4: Reglas sore el registro de una marca Signos no registrables como marcas Cuando no son distintivos
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Ejemplos Cuando el signo no puede identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica, respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, imposibilitando la elección por parte del consumidor.
Las formas usualesde los productos o de Un vaso de vidrio redondo (sin ninguna sus envases característica especial) para distinguir vasos de vidrio
Un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
EL CUCHILLO para menaje de casa SOFA para muebles
Las formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.
Aquellos que describan la calidad, la cantidad, ETERNO para calzados el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos. Es LIGHT para mantequilla decir, los signos descriptivos. SUPERIOR para arroz
Aquellos que se hubieran convertido en una CHELA para cerveza designación comúno usual del producto o servicio. BICLA para bicicletas
Los colores aisladamenteconsiderados , sin Los colores son registrables sólo si tienen una que se encuentren delimitados por una forma forma delimitada. específica.
Aquellos que describan la calidad, la cantidad, ETERNO para calzados el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos. Es LIGHT para mantequilla decir, los signos descriptivos. SUPERIOR para arroz
Aquellos que se hubieran convertido en una CHELA para cerveza designación comúno usual del producto o servicio. BICLA para bicicletas
Los colores aisladamenteconsiderados , sin Los colores son registrables sólo si tienen una que se encuentren delimitados por una forma forma delimitada. específica.
Los que sean idénticos o semejantes a SONY (registrado) para televisores contra marcas solicitadas anteriormente o ya SONI para los mismos productos registradas, siempre que pueda existir riesgo de confusión por parte del consumidor.
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10.
LA CLASIfICACIÓN INTERNACIONAL PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Cuand querems regisrar un sign cm marca de prduc de serici, enems que delimiar claramene cuáles sn ls prducs sericis que an a ir acmpañads cn dicha marca en el mercad. Prque, al ener la exclusiidad del us de un sign cm marca, en la prácica seré la única persna aurizada en d el Perú para disinguir cn dicha marca mis prducs sericis. vale la pena recrdar que la prpiedad indusrial en general y el derech de marcas en paricular, implica que el Esad cncede a las persnas que así l slicien un mnpli sbre un sign deerminad, que en el cas de las marcas puede ser indefinid.
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En ese senid, y para eiar que el us de las marcas se cniera en un bsácul para el acces de prducs y sericis al mercad, es necesari que el sliciane escja qué prducs sericis a a uilizar cn la marca, cn el bje de que rs cmpeidres puedan uilizar marcas idénicas similares, per para disinguir prducs sericis que n sean cnfundibles. Pr esa razón la legislación marcaria esablece que es un requisi para acceder al regisr “la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios” 8 (el énfasis es añadid). Para ell exise el “Arregl de Niza relai a la Clasificación Inernacinal de Prducs y Sericis para el Regisr de las Marcas” ( cncid ambién cm “la Clasificación Inernacinal de Niza”), que esablece 45 Clases (34 para prducs y 11 para sericis) que siren para rienar a las persnas sbre cuál es la mejr pción para clasificar sus prducs sericis. Pr ejempl: En el mercad peruan acual exisen las siguienes marcas:
En el primer cas, “La Gloria Restaurant” (Clase 43)9 es una marca que disingue sericis de resaurane, mienras que “Gloria” (Clase 29)10 disingue principalmene prducs láces. Dichas marcas se encuenran además regisradas a nmbre de iulares disins. A pesar que ambas marcas sn similares (ambas cmparen el us de la denminación “Gloria”), se encuenran en Clases disinas, ls prducs que acmpañan a cada marca n ienen una inculación cnexión enre si, pr l an pueden cexisir en el mercad sin que genere cnfusión en el públic cnsumidr. Es imprane mencinar que la Clasificación Inernacinal es un elemen rienad a acilitar el 9 10 11
arc 139, ier g) de Decisión 486 (Régimen cmún sbre priedd Indsri de Cmnidd andin). l Cse 43 disinge s sigienes servicis: “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”. l Cse 29 disinge s sigienes rdcs: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles” (e énsis es nesr). USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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regisr de marcas, y n un medi para crear proiiciones de regisr. En efec, es perfecamene álid que exisan ds marcas idénicas similares, regisradas baj la misma clase y a nmbre de iulares disins. Para enender mejr ese esquema legal, eams el siguiene ejempl: En la Clase 30 encnrams al “pan” y “hielo”, prducs que n guardan ninguna relación enre sí y que bien pdrían esar pregids pr marcas idénicas similares a nmbre de diferenes iulares. En senid cnrari, pdems er que la en la Clase 29 se encuenran las “frutas en conserva” y en la Clase 32 las “bebidas y zumos de fruta”, prducs que encnrándse en Clases disinas, sí marca para guardan unafruas esrecha en cnsera relación en cmpeiia, la Clase 29, prpueda l cualimpedir sería álid el regisr planear de laque misma el iular marca depara una disinguir jugs de frua en la Clase 32. Finalmene, es necesari ener en cnsideración que si slici el regisr de una marca para disinguir prducs sericis de una deerminada Clase, endré la bligación de usar la marca cn relación a dichs prducs sericis que han sid descris en la sliciud. Si n uiliz la marca, cm erems más adelane (en el capíul referid al us de la marca), cualquier persna ineresada pdrá inerpner una acción de cancelación pr fala de us, y lgrar cn éxi que mi marca sea reirada del regisr. Las marcas deben usarse una ez hayan sid regisradas. Su n us puede implicar la cancelación, parcial al de la marca.
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11.
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LAS MARCAS NOTORIAS
La nriedad de una marca es una cndición especial, mejr dich, es un premi que recibe una marca que ha sid presigiada en el iemp, una marca que significa calidad y sbre la cual se ha efecuad inersión en publicidad y prmción. Además, el cncimien de dicha marca pr pare de ls cnsumidres es releane cn relación a las marcas cmunes.
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Capítulo
11 Esa cndición especial le permie a una marca preiamene. que sea pregida el Perú enesa cualquier r país, sin necesidad que ésa haya sid regisrada Si se en lgra acrediar cndición, su prección es de carácer especial, frene a cualquier preensión de aprpiare de la repuación generada pr la marca nria y d l que ella significa. La marca nria será recncida fácilmene pr secres de cnsumidres. Pngams alguns ejempls: Cm pdems apreciar, las marcas nrias sn las que pueden ser idenificadas cn relaia facilidad pr un prcenaje ampli de cnsumidres, ya que ellas -además de disinguir prducs sericis- se ascian a deerminad presigi calidad recncids pr amplis secres de la sciedad. Ahra bien, ese presigi y calidad n han sid benids grauiamene, sin a raés del us permanene y cninu de la marca, generand la acepación y recncimien del cnsumidr. Pr ell, la leypregunas: esablece una prección especial para las marcas nrias, que puede resumirse cn las siguienes •
•
¿Existe alguna graduación de notoriedad? Si. En función a su cncimien enre ls
cnsumidres, algunas serán cnsideradas simplemene cm “marcas nrias” y ras recncidas de frma más amplia cm “marcas renmbradas ” “de al renmbre”. Se debe ener en cuena que esa clasificación n esá esipulada en la Ley peruana, per en la prácica si se puede esablecer nieles de nriedad. ¿Podría obtener el registro de la marca Coca-Cola para distinguir zapatos, si ésta marca no estuviese registrada previamente para dichos productos pero si para bebidas gaseosas? No.
Cnsiderand que Cca-Cla es una marca nria (renmbrada), su prección se a a dar aunque n hubiese esad regisrada para zapas. Si bien Cca-Cla esá regisrada para disinguir bebidas gasesas; pr ser nria, su prección alcanza inclus hasa la preendida en la Clase de zapas. Ellzapas para impedir quelaelmarca cnsumidr pueda ser inducidaprpiación a errr y asciar el presigi de uns que llea “Cca-Cla” cn la marca de bebidas gasesas más cncida a niel mundial. •
¿Una marca notoria tiene que ser conocida por absolutamente todos los consumidores peruanos? No. La ley exige que la marca nria sea cncida pr “el sector pertinente” del país. Bembos, la marca peruana de hamburguesas, pdría ser cnsiderada una marca nria,
y su cncimien se cncenra en deerminads secres de cnsumidres y n pr la alidad de ls peruans. Sin embarg, perfecamene puede lgrar ser cnsiderada una marca nria y pr l an recibir una prección especial.
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12.
LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA (y LA “OPISICIÓN ANDINA”)
Cm hems mencinad anerirmene, cualquier persna ineresada iene el derech a impedir que una marca sea regisrada. La acción legal para impedir que la marca se regisre se llama “psición”. veams a qué ns referims cuand hablams de la “psición a la marca” (y qué es la “psición andina”). El regisr de marca cncede a su iular el us exclusi de la misma en un erriri deerminad,
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pr un ls plaz de 10 de añs renables indefinidamene. Sin embarg, y para garanizar n se afecen derechs anerires iulares de marcas idénicas similares, e inclusie de que anerires slicianes, el prcedimien para la cncesión de marcas exige que en deerminad mmen se enga que publicar la sliciud en el Diari oficial El Peruan, cn el bje de infrmar a ercers de esa inención y así permiir que aquellas persnas que cnsideren que la marca que se preende regisrar afeca sus derechs, puedan frmular una psición ane la oficina de Marcas. De esa manera, una ez publicada una sliciud de regisr, cualquier ineresad puede presenar psición denr de ls 30 días hábiles siguienes a la publicación. En el mism plaz, ienen derech a pnerse al regisr aquells iulares de marcas regisradas de sliciudes presenadas en Bliia, Clmbia y Ecuadr, Países Miembrs de la Cmunidad Andina (CAN). Es se cnce cm la “psición andina”, y iene su fundamen en el prces de inegración cmercial andin, que busca la libre circulación de bienes enre ls países de la CAN, es decir, que n exisan barreras para el libre fluj de mercancías enre ess países. Sin embarg, n es suficiene el simple hech de incar la “psición andina”, sin que la ley exige que adicinalmene deba sliciar el regisr de mi marca en el país dnde presene la psición. Ell pr cuan la “psición andina” n debe cnerirse en un mecanism para impedir el acces de cmpeidres al mercad.
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13. EL USO DE LA MARCA Habíams señalad anerirmene que el simple us de una marca n regisrada n genera derechs. Sin embarg, se debe ener en cuena que una ez cncedid el regisr de una marca es necesari pnerla en us.
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Cnfrme a la ley, una marca regisrada pdrá ser cancelada a pedid de cualquier persna ineresada, cuand sin mi jusificad la marca n se hubiese uilizad durane ls res añs
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cnsecuis anerires a la fecha en que se inicie el pedid de cancelación. Quien debe prbar el us es el dueñ de la marca y n quien pide la cancelación; y pdrá demsrarse el us mediane facuras cmerciales, dcumens cnables cerificacines de audiria que demuesren la regularidad y la canidad de la cmercialización de las mercancías idenificadas cn la marca, enre rs. La demsración del us deberá esar susenada en ds aspecs que se inculan a la marca en su función de idenificar y disinguir en el mercad ls bienes sericis que cnsiuyan su bje: su regularidad y su lumen cmercializad. En cas n se lgre demsrar que la marca se usaba al cual fue regisrada, quien pidió la cancelación pdrá pedir la misma marca para sí. Frene a l señalad, queda clar que exise una sanción muy fuere en cas que la marca n sea usada. Esa es la cancelación pr fala de us. Pr ell, es imprane planearse las esraegias necesarias para un us adecuad de la marca, para el éxi empresarial y para reguardar ese aci an imprane que es la marca
13.1 ¿Es posile justiicar el “no uso” de la marca? Supngams que enems una marca de ins y que nuesras planacines de ides, plana embelladra y cenral de disribución se encuenran en la ciudad de Ica. ¿Qué hubiera sucedid si lueg del errem del 15 de ags de 2007 se hubiese desruid la plana embelladra, afecad las ides pr una sequía sbreiniene, y ls canales de disribución n hubiesen pdid suminisrar adecuadamene ls prducs al mercad? Recrdems que la ley exige que se cancele una marca pr fala de us, cuand “sin motivo justificado” n hubiera uilizada añs cnsecuis inerpsición de la acciónlademarca cancelación. Essid quiere decir,pr queres si lgr acrediar quea síla ue mis
jusificads que me impidiern su us nrmal, la auridad cmpeene n debería rdenar la cancelación de mi marca.
El ejempl ns presena un mi jusificad para acrediar el “n us” de la marca, pues el errem y ls hechs deriads sn raznes que escapan al cnrl del iular de la marca, generand la impsibilidad de uilizarla, e inclus de elabrar ls prducs que ella disingue.
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13.2 Deensa de la marca Ls derechs que nacen cn el regisr de la marca, le permien a su dueñ iniciar accines legales cnra aquells que indebidamene sin su aurización hacen us de marcas idénicas semejanes en el mercad. Esas accines se llaman accines pr infracción y esán desinadas a impedir el us n aurizad de la marca, para l cual se pdrá sliciar a la oficina de Marcas que dice medidas preenias para pregerla, incluyend el decmis de ls prducs infracres y eenualmene la psibilidad de mular a quienes la hayan uilizad.
13.3 Protección de marcas en otros países En el acual cnex de glbalización, es recmendable que d empresari pueda manejar la pción de exprar sus prducs sericis. Si ess prducs sericis cnienen además una marca que ls disingue, ennces necesariamene deberá sliciar el regisr en ls países de desin. ¿Pr qué? Prque las marcas ienen una prección territorial, es decir, sól se pregen en el país dnde se slició el regisr. Sin embarg, el sisema marcari mulilaeral permie que un sliciane pueda incar una fecha de priridad que le permia regisrar de manera más eficiene sus marcas en el res de países del mund. ¿Qué quiere decir es? Supngams que sliciams el regisr de la marca “Restaurante El Pollo Sabroso” en Perú, el día 2 de ener de 2009. Esa será la fecha de priridad para sliciar el mism regisr durane ls seis meses siguienes, en ls demás países que engan nrmaia sbre marcas similar a la peruana (en ese cas, en ds ls países miembrs de la organización Mundial del Cmerci). Es decir, endrems hasa el 2 de juni de 2009 para sliciar el regisr de esa marca –pr ejempl- en Clmbia, e incar cm fecha de priridad el 2 de ener de 2009. Ennces, si presenams la sliciud de regisr en Clmbia el 2 de may de 2009, deberems indicar que la fecha de priridad es el 2 de ener de 2009 (fecha de presenación en Perú), cn l cual la ficina clmbiana enenderá que nuesra sliciud iene cm fecha de presenación ya n el 2 de may de 2009 sin el 2 de ener de 2009. Cn es, cualquier persna que haya sliciad en Clmbia una marca idénica similar –pr ejempl, el 2 de marz de 2009- deberá cnsiderarse cm pserir a nuesra sliciud, y en cnsecuencia n pdrá regisrar la marca (er cuadr adjun).
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figura No. 2: Cómo se ejerce el dereco de prioridad
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14. MARCAS ESPECIALES
Denr del sisema de ls signs disinis, la legislación sbre la maeria preé ds caegrías de marcas que, a diferencia de las marcas indiiduales, ienen la nauraleza de disinguir prducs sericis que an a ingresar al mercad baj deerminadas cndicines caracerísicas y que su us iene paricularidades específicas, cm es el us cleci de las mismas. Ese ip de marcas busca cnslidar la acuación de pare de dierss acres, per cn esraegias
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marcas quedeinfrman cnjunas presenciaaldecnsumidr prducs que sericis derás cmunes hay alguien en que el mercad, garanizaseacndicines a raés de específicas una más de dichs prducs sericis. Se raa de las marcas clecias y marcas de cerificación, a las cuales se les aplica las mismas cndicines legales que a las marcas indiiduales, sal alguns requisis específics. tal cm l demuesran las disinas experiencias, la uilización de ese ip de marcas permie el desarrll de esraegias empresariales cmpeiias, permiiend a su ez psicinar prducs y sericis que prienen de empresaris de pequeña empresa, faciliándles su ingres a mercads baj esándares de calidad de cndicines específicas que sn requeridas pr ls cnsumidres 11.
14.1 Las marcas colectias La marca clecia un signra quecaracerísica puede ser uilizad prununprduc grup de serici prducres, para disinguir el rigen escualquier cmún de elabrad baj parámers definids. La marca clecia se uiliza baj el cnrl de un iular, que puede ser una asciación gremi que agrupa a ls prducres presadres de sericis. Ese ip de marca es una buena pción para prducres y presadres de sericis que elabren presen cn una calidad muy similar, ya que permie disminuir ls css que endría que asumir cada un de ess prducres presadres de serici, si desean bener y manener un regisr de marca indiidualmene. Pr r lad, el us de una marca clecia puede serir para reflejar deerminadas caracerísicas de ls prducres de una región en la marca. Las marcas clecias nacen cm pare de una necesidad de ls empresaris (sbre d de pequeña empresa), de asciarse agruparse para la fera de prducs la presación de sericis cmunes.
11
GaRCIa, lis ans. E s de mrcs cm herrmien r yr esregis cmeiivs en rism cmniri. SEED: Documento de traajo núm. 78. orgnizción Inerncin de trbj. Ginebr, 2006
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Pr r lad, n sól permie reducir css en la prección y diferenciación de ls prducs sericis, ambién se aprecha las ecnmías de escala y se incremena la cnfianza de ls cnsumidres. La marca clecia se a a uilizar sbre la base de unas Reglas de Us esablecidas pr ls prpis beneficiaris de dicha marca. Las Reglas de Us cnsiuyen un requisi para regisrar la marca. El dueñ de la marca pdrá ser una asciación, gremi grup de persnas baj una persnería legal. La caracerísica paricular puede referirse, pr ejempl, al rigen gegráfic deals la simple prducs perenencia sericis, a laalenidad md de iular. fabricación, a ls maeriales empleads, a su calidad, La marca es adpada pr una enidad clecia, una asciación de prducres, fabricanes, u ra rganización de persnas legalmene esablecidas y que sire para disinguir ls prducs sericis de ls miembrs de la asciación grup. La marca clecia es adpada frene a una necesidad cncrea, cm es asciarse agruparse para frecer prducs presar sericis cmunes, permiiéndse que éss sean percibids cm prenienes, n de una empresa en sí misma cnsiderada, sin de una empresa cm miembr pare de una asciación ene cleci de la que ambién frman pare ras empresas. Ell permie rienar esfuerzs cmpeiis hacia bjeis y meas cmunes, lgrándse en muchs cass la “asciaiidad” necesaria para pder cubrir las expecaias de mercads exigenes, an desde el pun de isa de la hmgeneización de prducs susenad en la calidad, rigen u ra cualidad prpia, cm pr el cumplimien de la fera, en cuan a canidad, iemp de enrega y demás cndicines cmerciales. En la legislación peruana se dispne que el raamien legal, en cuan al regisr para ese ip de marcas, sea el mism que para las marcas indiiduales, sal deerminads requisis prpis de la nauraleza de ese ip de marcas. Cm hems señalad, el elemen esencial denr del esquema de las marcas clecias es el Reglamen de Us, que es el cnjun de dispsicines (nrmas inernas) que preenden unificar esandarizar el us de la marca pr pare de ls asciads agremiads, en relación a ls prducs sericis de que se rae, pariend de ls elemens de calidad, hmgeneidad, esabilidad cualesquier ra caracerísica paricular que se preenda que la marca englbe anuncie al cnsumidr.
14.2 Las marcas de certiicación Se raa de aquellas marcas cuy desin es ser aplicad a prducs sericis, cuyas cndicines, calidad u ras caracerísicas prpias han sid cnrladas, erificadas cerificadas pr una ercera persna, sea naural jurídica, quien a su ez será el iular de la marca. Pdrán ser uilizadas pr arias persnas, prei cnrl y aurización de su iular, quien cerificará que ls prducs sericis a ls que se aplica la marca, cumplen deerminads requisis cndicines en aspecs de calidad, cmpsición, rigen gegráfic, caracerísicas écnicas, mds de elabración y prducción presación de sericis, enre rs. 46
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Sn marcas cuya función es cerificar garanizar que ls prducs sericis que disinguen se encuenran denr de ls parnes esándares preesablecids pr su iular y que además hay un smeimien a un cnrl prei y cninu pr ése. Se cnsiuye en una imprane herramiena que permie ecnificar prcedimiens de prducción, elabración y uilización de ecnlgía que el iular de la marca raslada a sus usuaris. Pr cnsiguiene se esandarizan ls prducs y en su cas ls sericis, en función a una calidad deerminada y cnsane, baj la superisión y cnrl de su iular, quien esará precupad prque la marca n se despresigie.
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- quien Ell frece esáunimpedid sisema en legalmene el que arias de usarla empresas direcameneusan la marca cerificará de cerificación, que ls prducs y su iulary sericis signads cn la marca cumplan ls esándares cndicines fijads. El iular de la marca de cerificación de garanía puede ser una empresa insiución de derech priad públic, un rganism esaal, reginal inernacinal, que haya benid el regisr crrespndiene ane la ficina de marcas. La marca de cerificación n pdrá usarse en relación cn prducs sericis prducids, presads cmercializads pr el prpi iular de la marca. El iular de la marca de cerificación esá prhibid de usarla direcamene, pr l que en ese sisema pera una relación de licencias aurizacines de us, a far de ercers que cumplan cn las exigencias impuesas y basadas en el reglamen de us crrespndiene. Al igual que las marcas clecias, en las de cerificación el us ambién es efecuad pr una muliplicidad usuaris; siend la carácer diferenciacnracual. el que el íncul enre usuari y iular n es el de afiliaciónde asciación, sin de En la marca de cerificación la relación enre iular y usuari n esá regida pr un esau scieari, sin pr un íncul legal generad pr el cnra de licencia de us de la marca, y en d cas, pr las dispsicines prpias del reglamen de us que el iular esablece y que deben ser cumplidas. El iular de la marca esá en la bligación de fijar y pner en prácica las medidas de cnrl de la calidad y erificación de las cndicines de ls prducs y sericis, que senen la marca de cerificación y fuesen inrducids en el mercad. La frma de garanizar el cumplimien de la función indicadra de la calidad, pr pare de ése ip de marcas, es mediane el cumplimien de las reglas impuesas pr el reglamen de us. El éxi que pueda ener la marca (credibilidad, garanía y cnsancia) esá cenrada en ls sisemas de cnrl que desarrlle el iular, y que deberán esar cnenids en dich cnjun de nrmas. Para ell, muchas eces el sisema de nrmalización represena una herramiena muy úil, que permie desarrllar aciidades prducias y de sericis definidas pr prcedimiens sisemáics, basads en nrmas écnicas, que pueden ser nacinales e inernacinales, y que esán desinadas a un us cmún y repeid. USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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15.
LICENCIAS y TRANSfERENCIAS DE MARCAS
Habiend quedad clar que el iular de una marca se encuenra bligad a uilizarla, para eiar su cancelación pr fala de us, ell n quiere decir que ese mism iular n pueda permiir su us pr pare de ercers. En efec, la ley permie que el iular del regisr de una marca pueda licenciarla cederla a ercers para que éss la uilicen cn su debida aurización.
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15.1 Licencia de marca La licencia de marca implica el us de la misma pr pare de un ercer debidamene aurizad. El iular de la marca, quien rga el derech a un ercer para que la uilice es el “Licenciante”. Quien recibe el derech a usar la marca mediane el cnra es el “Licenciatario”. Nrmalmene el Licenciaari reribuye al Licenciane el derech pr la licencia mediane un pag anual un prcenaje de las enas realizadas cn ls prducs sericis que raen la marca. Acualmene la ley peruana n exige que las licencias sbre marcas se inscriban en el INDECoPI; sin embarg, puede resular recmendable realizar el regisr, mand en cuena que hacerl rga publicidad y, pr l an, mayr seguridad jurídica. Algunas de las bligacines del Licenciane, que nrmalmene se esipulan en el cnra de licencia sn: (i)
Garanizar el derech de us de la marca al Licenciane durane la igencia del cnra.
(ii)
Hacer las renacines perinenes de la marca.
(iii)
En alguns cass, el Licenciane se bliga a preer deerminads bienes sericis al Licenciaari cnjunamene cn la licencia marcaria.
Pr r lad, algunas de las bligacines usualmene asumidas pr el Licenciaari sn las siguienes:
(ii)
Pagar la suma cm cnrapresación pr el derech de us de la marca. obligación de manufacurar y pner en el cmerci prducs cn la marca licenciada ( brindar sericis cn la misma).
(iii)
Respear las nrmas de calidad brindadas pr el licenciane, respec a ls prducs sericis que serán puess en el cmerci cn la marca.
(i)
N hacer mdificacines a la marca licenciada en su uilización.
(i)
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15.2 Transerencia de marca La ransferencia de marca es un ac pr el cual el iular de la marca ransfiere ds sus derechs sbre el sign a un ercer (nrmalmene a cambi de una cnrapresación). A diferencia de las licencias, las ransferencias de marcas se deben inscribir bligariamene en la Dirección de Signs Disinis del INDECoPI. En ese senid, las firmas del ransferene y del adquirene en el cnra de ransferencia deberán esar legalizadas; en el cas que el dcumen se suscriba en el exranjer, deberá ser legalizad pr funcinari cnsular peruan. Enre las bligacines más cmunes para el ransferene en cnras de ese ip se encuenran las siguienes:
(i) Realizar ds ls acs necesaris para cncrear la ransferencia de la marca. (ii) N sliciar el regisr de la marca, ni uilizar signs iguales similares a la marca ransferida. (iii) Cperar cn el adquirene en el manenimien de derechs de prpiedad sbre la marca en cas sea necesari. Asimism, algunas de las bligacines más cmunes del adquirene en ese ip de cnras sn: (i) Pagar la reribución pr la ransferencia de la marca. (ii) Asumir ls gass de inscripción de la ransferencia.
también es muy imprane que al mmen de adquirir una marca, se erifique que n exisa ningún ip de graamen medida sbre ella (pr ejempl, un embarg). Es se puede cmprbar en la Dirección de Signs Disinis del INDECoPI, al reisar el cerificad de la marca.
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16. CASOS PRÁCTICOS
16.1 Caso Práctico N° 1: El registro de la marca paso a paso Cm ya hems señalad, en el Perú ls derechs sbre una marca nacen cn el regisr frene al Insiu Nacinal de Defensa de la Cmpeencia y de la Prección de la Prpiedad Inelecual (INDECoPI) y n mediane el us de la misma.
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Ls rámies relais al regisr de marcas se realizan frene a la Dirección de Signs Disinis del INDECoPI (primera insancia adminisraia) y frene a la Sala de Prpiedad Inelecual del tribunal del INDECoPI (segunda insancia adminisraia) El regisr de una marca n es bligari, per rga seguridad al empresari para disinguir sus prducs y/ sericis crrecamene ya que es la única frma de bener derechs para que rs n puedan uilizar el sign en cuesión u rs similares en el cmerci de prducs y/ sericis idénics similares.
(i) Actos preios a la presentación de la solicitud – búsueda de antecedentes •
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•
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Anes de sliciar el regisr de una marca es imprane realizar una búsqueda de anecedenes para aeriguar si exisen rs signs iguales similares al que se busca regisrar, y si ess se encuenran regisrads para idenificar prducs y/ sericis idénics inculads. La búsqueda de anecedenes de marcas puede ser fnéica figuraia. La búsqueda fnéica implica que el INDECoPI hará una reisión de das las marcas que lleen palabras denminacines que se encuenren en su base de das y que sean similares idénicas a la marca que preendems regisrar. La búsqueda figuraia implica que el INDECoPI hará una reisión de ls signs gráfics figuras que se encuenren en su base de das y que sean similares idénicas a la marca que preendems regisrar. Esas búsquedas se realizan mediane frmularis que brinda grauiamene el INDECoPI. Las asas pr derechs de búsqueda arían dependiend el númer de clases en las que se realicen. Una búsqueda fnéica en una clase iene un cs de 1.25%12 UIt (el INDECoPI enrega ls resulads el mism día de presenada la sliciud) Una búsqueda figuraia en una clase iene un cs de 1.61% UIt13 (el INDECoPI enrega ls resulads a ls 3 días hábiles de presenada la sliciud).
a 22 de bri de 2009 ese mn sciende S/. 44.375. a 22 de bri de 2009 ese mn sciende S/. 57.155. USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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Nota: Si bien la búsqueda de antecedentes es opcional y sus resultados son meramente referenciales, es recomendable siempre realizarla antes de solicitar un registro.
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(ii) Presentación de la solicitud Requisis de la sliciud de regisr de una marca: La sliciud se presena en 3 ejemplares, siguiend el frma que puede benerse direcamene en la página web del INDECoPI (hp://www.indecpi.gb.pe/frmasSliciudes-Signs.jsp)
Capítulo
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En dicha sliciud se deberá cnsignar:
a. Das de idenificación del sliciane (incluyend un dmicili para que reciba las nificacines); . Das del represenanes legal (de ser el cas, cnjunamene se debe presenar el pder que acredia al represenane legal); c. Indicación del sign que se busca regisrar. Es decir, señalar si el sign es denminai (cmpues únicamene pr palabras), figurai (cmpues únicamene pr gráfics), mix (si iene elemens denminais y figurais); d. Indicación de ls prducs y/ sericis para ls cuales se slicia el regisr de la marca (agrupads de acuerd a la Clasificación Inernacinal); y, e. Adjunar el cmprbane de pag de las asas respecias (13.70% de la UIt14 pr cada clase de prducs y/ sericis en la que se slicie el regisr). (iii) Examen de orma: Denr de ls 15 días hábiles de recibida la sliciud, la Dirección de Signs Disinis examinará si la misma cumple cn ls requisis frmales señalads en el párraf anerir.
(i) Susanación de reuisitos: Si la Dirección encuenra que falan alguns de ls requisis señalads en el pun (ii), cncederá un plaz de 60 días hábiles para subsanar ls errres. En ese cas la fecha de presenación de la sliciud será aquella en la que se hubieren subsanad ds ls requisis.
() Pulicación Una ez erificad el cumplimien de ls requisis frmales de la sliciud, subsanads ls requisis de frma, la Dirección rdenará la publicación de la sliciud en el Bleín oficial del Diari oficial “El Peruan”.
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a 22 de bri de 2009 ese mn sciende S/. 486.35.
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El sliciane debe pagar ls css de la publicación, cnsignand ls siguienes das:
a. númer de la sliciud; . nmbre y país del sliciane; c. reprducción de la marca;
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d. ls prducs y/ sericis para ls cuales se slicia el regisr de la marca;
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e. la clase clases a ls que perenecen ls prducs y/ sericis; y, de ser el cas, . si se reiindica priridad se ejerce un derech preferene. El plaz que iene el sliciane para realizar la publicación es de 30 días hábiles, cnads desde el día siguiene de nificada la rden de publicación.
(i) Oposición a la solicitud de registro Analizarems ese pun en el Cas Prácic N° 2
(iii) Examen de registrailidad concesión del registro Si n se hubieren presenad psicines, la Dirección analizará la sliciud, incidiend principalmene el alguna sign cumple cn ls requisis de regisrabilidad y si n se encuenra incurssi en de las prhibicines de regisr. Lueg de ell, se prnunciará pr la inscripción rechaz del regisr.
16.2 Caso práctico N° 2: ¿Cómo unciona la oposición a un registro de marca? Cm hems is, la psición es el mecanism que iene d iular de marca ( de una sliciud de regisr) para impedir que se regisre una marca idénica similar a la suya. ¿De qué manera se ejerce ese derech? En primer lugar, reisand permanenemene las publicacines de sliciudes realizadas en el Bleín oficial del Diari oficial “El Peruan”. Si bien preende esa reisión permanene puede parecer edisa, la única manera de deecar si alguien regisrar una marca idénica similar a laesnuesra. Pr ejempl, si sy iular de la marca “Fser” para disinguir panalnes, y erific que el día de hy se ha publicad en el Bleín oficial la sliciud de marca “Fser’s” para disinguir camisas, ennces eng 30 días hábiles para pnerme a dicha sliciud. La ley mencina que puede presenar psición cualquier que enga legíim inerés, es decir, que sea iular de una marca idénica similar para disinguir ls misms prducs sericis sericis idénics similares. USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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El rámie de la psición es el siguiene:
(i) Las oposiciones deen consignar:
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a. la idenificación del expediene; . el nmbre y dmicili de la persna que presena la psición;
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c. ls fundamens en que se susena la psición;
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d. reprducción exaca y níida de ls signs (denminais, figurais mixs) en ls cuales se basa la psición (al cm ls misms fuern regisrads), cuand la psición se base en signs de al nauraleza. e. pder que acredie la represenación que se inca; . las pruebas que se desean hacer aler; y, g. el cmprbane de pag de la asa pr psición (9.70% UIt15). (ii) En cas se presenen una más psicines16 la enidad encargada de resler el expediene en primera insancia será la Cmisión de Signs Disinis del INDECoPI. Recibida la psición, la Cmisión la nificará al sliciane de la marca, rgándle un plaz de 30 días hábiles para que se prnuncie sbre ls fundamens planeads pr el psir.
(iii) Una ez presentada la contestación de la oposición, en cas la misma n se presene denr del plaz indicad, el expediene pasa a ser ealuad pr la Cmisión que se deberá prnunciar sbre la regisrabilidad del sign sliciad a regisr. 16.3 Caso práctico N° 3: ¿qué puedo acer si no me conceden el registro de marca? Una ez realizad el examen de regisrabilidad, cabe la psibilidad que la Dirección (si n hub psición) la Cmisión (si hub psición), denieguen el regisr sliciad. En ese cas debe prcederse de la siguiene manera:
(i) La reslución de la Dirección/Cmisión puede ser apelada pr el sliciane (si se denegó el regisr) pr el psir (si se cncedió el regisr) denr de ls 15 días hábiles desde su nificación. (ii) Quien resuele en segunda y úlima insancia sbre la sliciud de regisr es la Sala de Prpiedad Inelecual del tribunal del INDECoPI. (iii) Sin embarg, el sliciane el psir ambién pdrán presenar una recnsideración frene a la decisión de la Cmisión. Para ejerciar ese recurs la pare impugnane deberá presenar una nuea prueba. El recurs de recnsideración es resuel pr la Cmisión de Signs Disinis del INDECoPI. 15 16
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a 22 de bri de 2009 ese mn sciende S/.344.35. Es sibe qe exisn rs ersns qe mbién qiern nerse n regisr.
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P r o p i e d a d
17. INfORMACIÓN ÚTIL
I n t e l e c t u a l
17.1 Marco legal de la propiedad intelectual en el Perú •
Las principales nrmas en maeria de prpiedad inelecual (prpiedad indusrial y derechs de aur), igenes y aplicables en el Perú sn las siguienes:
Capítulo
17
a) Normatia multilateral Acuerd sbre ls Aspecs de ls Derechs de Prpiedad Inelecual relacinads cn el Cmerci (ADPIC) de la organización Mundial del Cmerci (oMC) www.w.rg
) Normatia ilateral Capíul de Prpiedad inelecual del Acuerd de Prmción Cmercial suscri enre Perú y Esads Unids. www.lcperu-eeuu.gb.pe
c) Normatia comunitaria andina •
•
•
•
Decisión Nº 486: Régimen Cmún sbre Prpiedad Indusrial Decisión Nº 632: Aclaración del segund párraf del Arícul 266 de la Decisión 486 de 2000 Decisión Nº 689: Adecuación de deerminads Arículs de la Decisión 486 – Régimen Cmún sbre Prpiedad Indusrial, para permiir el desarrll y prfundización de derechs de prpiedad indusrial a raés de la nrmaia inerna de ls Países Miembrs Decisión Nº 351: Régimen Cmún sbre Derech de Aur y Derechs Cnexs
d) Normatia nacional •
•
•
•
Decreto Legislatio 1075: Decre Legislai que aprueba Dispsicines Cmplemenarias a la Decisión 486 de la Cmisión de la Cmunidad Andina que esablece el Régimen Cmún sbre Prpiedad Indusrial Decreto Legislatio Nº 822: Ley sbre el Derech de Aur Decreto Legislatio Nº 1076: Decre Legislai que aprueba la mdificación del Decre Legislai Nº 822, Ley sbre el Derech de Aur Le Nº 29316: Ley que mdifica, incrpra y regula diersas dispsicines a fin de implemenar el Acuerd de Prmción Cmercial suscri enre el Perú y ls Esads Unids de America
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17.2 Autoridad Nacional Competente •
Capítulo
17
Insiu Nacinal de Defensa de la Cmpeencia y de la Prección de la Prpiedad Inelecual (INDECOPI) Dirección: Calle de la Prsa 138 - San Brja. Lima, Perú. teléfn: (511) 224-7800 (511) 224-7777 Fax: (511) - 224-0348 Página web: www.indecpi.gb.pe
17.3 Autoridades Nacionales Competentes en marcas •
•
•
•
Dirección de Signos Distintios del INDECOPI Se encarga de la cncesión y renación de regisrs de signs disinis Comisión de Signos Distintios Se encarga de ls prcess cnenciss deriads de dichs regisrs (psicines, cancelacines y nulidades), incluyend ls prcedimiens pr infracción. Sala de Propiedad intelectual del Triunal de Deensa de la Competencia Resuele en segunda y úlima insancia las apelacines cnra ls prnunciamiens de la Cmisión de Signs Disinis. Sericios ue orece el INDECOPI El INDECoPI es la enidad esaal peruana encargada de adminisrar ls emas de prpiedad inelecual y cmpeencia. Es decir, es la insiución que cncede y prege ls derechs de prpiedad inelecual y la encargada de igilar el crrec desenlimien del mercad, prmiend las prácicas leales en la cmpeencia. En al senid, ls sericis que presa INDECoPI se pueden enmarcar, de manera general, de la siguiene manera:
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En temas de propiedad intelectual Signos distintivos Registro y renovaciones de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación. Acciones en contra de la •
En temas de competencia
Protección al Consumidor Reclamos por atención deficiente en establecimientos comerciales. •
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Capítulo
17
•
falsificación de marcas.
Invenciones y nuevas tecnologías Registro de patentes de invención, de modelos de utilidad y de diseños industriales. Acciones en contra de uso indebido de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.
Libre Competencia Acciones contra empresas que abusen de su posición de dominio en el mercado o que establezcan prácticas colusorias de la competencia.
Derechos de Autor y
Eliminación de barreras burocráticas
•
•
•
Derechos Conexos Protección de obras literarias, artísticas y científicas. Lucha contra la piratería.
•
•
Identificación y desmonte de barreras que impidan o dificulten en acceso al mercado.
•
Competencia desleal Acciones en contra de las empresas que realicen prácticas deshonestas en contra de sus competidores •
Dumping y subsidios Acciones para corregir y sancionar las prácticas de dumping y subsidios srcinados en terceros países. •
Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias Acciones para la elaboración de normas y reglamentos técnicos. •
Procedimientos concursales Mecanismos para la reestructuración y/o liquidación de empresas •
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P r o p i e d a d
GLOSARIO Acción por inracción En maeria de marcas, sn ls acs que puede iniciar el iular de un regisr de marca cuand deeca el us -sin su aurización- de una marca idénica similar a la suya en el mercad para prducs iguales similares.
I n t e l e c t u a l
Un ejempl de es se da cuand una empresa cmercializa manufacura zapaillas cn el sign “ADIDAS” “BANDIDAS esadedenminación n esa creer idénica es muy prbable que pueda inducir”;a siunbien secr ls cnsumidres que aexise algún ,ip de inculación enrese las empresas que prducen ess bienes, pr l que el iular de la marca “ADIDAS” puede iniciar una “acción pr infracción” frene a la Dirección de Signs Disinis del INDECoPI, para que se sancine a quien manufacura y/ cmercializa zapaillas cn ese sign.
or ejempl que puede generar una acción pr infracción pdría esar referid a las siguienes marcas: NIKE
NIOKE
En ese cas, la empresa iular de la marca NIKE puede inerpner una acción pr infracción cuand un ercer (NIOKE), sin su aurización, uilice ls signs para cmercializar prendas de esir.
Caducidad de la marca La marca deja de perenecer a su iular, pr n haber sid renada, lueg de haber encid su plaz de igencia (10 añs). Cancelación de la marca Acción que puede inerpner cualquier persna ineresada, si el iular de una marca n la uilizó durane res añs cnsecuis, generand un derech preferene para adquirirla en cas se cancele dicha marca. Cesión de marca Ac pr el cual el iular de la marca la ransfiere a ra persna naural jurídica. Comisión de Signos Distintios Órgan del INDECoPI encargad de resler principalmene ls asuns de infraccines de marcas, cancelacines y prcedimiens de regisr de signs disinis (en cas se hayan presenad psicines). Dereco de Autor Rama de la Prpiedad inelecual, que se encarga de la prección de las bras lierarias, arísicas y cieníficas. La cpia reprducción de una bra pregida pr derech de aur, es legal sól cuand se realiza baj la aurización del aur. USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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Dirección de Signos Distintios Órgan del INDECoPI encargad de resler principalmene ls asuns de regisr de marcas (y rs signs disinis) en ls que n se haya presenad psicines pr pare de ercers. Derecos Morales de Autor Esán cmpuess pr aquells derechs n parimniales que inculan al hmbre cn su creación inelecual. El derech mral de aur abarca el derech de diulgación, derech de paernidad, derech a la inegridad, derech de mdificación ariación, derech de reir de la bra del cmerci y el derech de acces. Ess sn ls derechs de explación Derecos Patrimoniales de Autor de la bra. El derech parimnial de aur abarca el derech de reprducción; el derech de cmunicación pública, el derech de disribución, el derech de ransfrmación, y el derech de impración y el ingres frneriz.
falsiicación Us ilegal de una marca, cnsisene en su reprducción dlsa cn el bje de clcar en el mercad prducs idénics similares y hacer creer a ls cnsumidres que crrespnden a ls prducs riginales. INDECOPI Insiu Nacinal de Defensa de la Cmpeencia y de la Prección de la Prpiedad Inelecual. Auridad nacinal cmpeene peruana en maeria de prpiedad inelecual y cmpeencia. Lema comercial Palabra cnjun de palabras a una Ls cncids lemas cmerciales elemens que cadyuan a publiciar a la asciads marca Enre ls marca. lemas más en el paíssnenems ls siguienes: Lema comercial
Marca asociada
“CERCA DE TI”
“CON TODO COMBINA”
.
Licencia de marca Ac pr el cual el iular de la marca permie su us a ra persna naural jurídica. Debe cnsar pr escri y n necesia inscribirse ane la Dirección de Signs Disinis del INDECoPI (a pesar de que n es bligari inscribir las licencias, en muchs cass es recmendable hacerl). La licencia sbre un mism sign disini puede ser exclusia n exclusia.
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Marca Sign que idenifica prducs sericis de una empresa persna naural en el mercad. Se biene mediane el regisr en el INDECoPI y su alr es en el erriri peruan. Su duración es de 10 añs cnads a parir de su fecha de cncesión, y puede renarse indefinidamene.
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l
Marca colectia La marca clecia es un sign que puede ser uilizad pr un grup de prducres, para disinguir el rigen cualquier ra caracerísica cmún de un arícul serici elabrad baj parámers definids. Se uiliza baj el cnrl de un iular y pdría ser una buena pción para un cnjun de prducres que elabran bienes de calidades muy similares y que buscan reducir ls css de bener y manener derechs marcaris. Una de las marcas clecias regisradas en INDECoPI crrespnde al sign “Alpaca srcin Mark” (er abaj).
Marca de certiicación Sign que se incluye en prducs que ienen una marca indiidual disina y que garaniza que cumplen cn deerminads esándares de calidad caracerísicas. Pr ejempl, una asciación que iene cm fin preger el medi ambiene, puede permiir que empresas uilicen una marca de cerificación que indica que “ls prducs que llean el sign sn manufacurads pr empresas que cumplen esándares ambienales muy als”, es esimulará a que cnsumidres que se precupan pr el medi ambiene cmpren ls prducs. Exise una gran diersidad de marcas de cerificación uilizadas en el mund, enre las que pdems ciar las siguienes (er página siguiene):
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Marca de certificación de Calidad Turística en Colombia (ver:http://www.mincomercio.gov.co/econtent/news detail.asp?id=6236&idcompany=1) Esta marca certifica, entre otras características, la calidad de los diferentes prestadores de servicios turísticos (hoteles, agencias de viaje, restaurantes, guías de turismo y alojamientos rurales)
Marca utilizada en la Unión Europea que permite identificar productos que tienen un impacto ambiental reducido.
Nomre comercial Sign que idenifica a una persna naural jurídica en su aciidad ecnómica. Es disina a la marca y al nmbre de la empresa. N necesia regisrarse para bener prección en el Perú; sin embarg, n se pregerá un nmbre cmercial si cn aneriridad al inici de su uilización se ha regisrad una marca un nmbre cmercial igual similar en relación a prducs sericis inculads. El derech a uilizar un nmbre cmercial manerafrene exclusia se bienePúblics a raés del us, y se pierde al deenerse el mism. El regisr de mi de empresa a ls Regisrs n me rga un derech sbre un nmbre cmercial una marca. Enre las pruebas que se uilizan para acrediar el us del nmbre cmercial se encuenra su uilización en facuras, bleas, caras, almanaques u rs bjes similares. Nulidad de la marca Acción que iene cualquier persna que cnsidere que una marca ha sid cncedida en cnraención a las leyes de prpiedad indusrial. Pr ejempl, se puede pedir la nulidad de la marca cuand alguien realizó su regisr de mala fe: el cas ípic es cuand mi disribuidr en un país de la Cmunidad Andina ha regisrad la marca de mis prducs en dich erriri y lueg n me quiere ceder ese derech; si y pued acrediar que en efec la persna en cuesión era mi disribuidr y pr l an cncía la iularidad de mi marca, pdría pedir la nulidad baj deerminadas cndicines. Oposición Acción que puede ejercer el sliciane iular de una marca regisrada en el Perú para impedir el regisr de una marca idénica similar, que se busque bener para idenificar prducs sericis iguales inculads a ls ya disinguids. Pr ejempl, el iular de la marca “FREEZZ” se puede pner exisamene a la sliciud de regisr de “FRIS” debid a que la cexisencia en el mercad de ls signs en mención pdría causar cnfusión enre ls cnsumidres (prducs iguales similares y signs muy parecids).
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Oposición andina Acción que puede ejercer el sliciane iular de una marca regisrada en el Perú en un país de la Cmunidad Andina, para impedir el regisr de una marca idénica similar en ls demás países miembrs de la sub región (Bliia, Ecuadr y Clmbia). Quien ejerza ese derech iene la bligación de sliciar el regisr en el país dnde se ha pues. Piratería Us ilegal de bras pregidas pr el derech de aur. Pr ejempl la reprducción y cmercialización de un libr sin la aurización preia y pr escri del aur.
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l
Rama de la Industrial Prpiedad Inelecual que se encarga de la prección de ls signs disinis (marcas, Propiedad lemas cmerciales, y rs) y las nueas creacines (paenes, mdels de uilidad y diseñs indusriales).
Propiedad Intelectual Rama del Derech que se encarga de la prección de las creacines del inelec human. Se subdiide en Prpiedad Indusrial y Derechs de Aur. Renoación (de una marca) La marca es suscepible de ser renada pr su iular cada 10 añs, indefinidamene, de l cnrari ls derechs sbre ella caducarán. Solicitante (de una marca) Persna naural jurídica que presena una sliciud de regisr, y desde ese mmen ya es iular de derechs acuales (priridad) y expecaicis (el psible derech sbre la marca). Titular (de la marca) Persna naural jurídica que iene una marca regisrada a su nmbre en la Dirección de Signs Disinis del INDECoPI. Esa persna iene, enre rs, el derech a uilizar el sign disini en cuesión en relación a ls prducs sericis que idenifica el sign, y el derech a impedir que ercers apliquen clquen la marca sbre prducs que disingue la marca inculads para pner ls misms en el cmerci. Marca registrada
Solicitud de registro
Distingue: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, entre otros productos.
Distingue: gaseosas, aguas de mesa y zumos de frutas.
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l a u t c e l e t n I
ANEXO I: formato para la presentación de una solicitus de registro de marca
d a d e i p o r P
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIvOS SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO y/O SERvICIO SECCIÓN
1. SOLICITANTE
Persona
Natural
Persona Jurídica
1.1. Datos del Solicitante
Nombre o Denominación / Razón Social
___________________________________________ Documento
___________________________
de identidad
NACIONALIDAD / PAÍS DE CONSTITUCIÓN
RUC
DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE: CALLE, Nº, DISTRITO, PROVINCIA, DPTO
CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE
Nº FAX
1.2 Datos del Representante o Apoderado (llenar sólo
_________________________________ Nombre o Denominación / Razón Social
Nº TELÉFONO
en el caso de contar con representante)
____________________ Documento de Identidad
____________________ RU C
DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE EN EL PERÚ: CALLE, Nº, DISTRITO, PROVINCIA, DPTO (DOMICILIO PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES)
CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE EN EL PERÚ
Nº FAX
. Se adjunta documentación que acredita representación
Documentación que acredita representación ha sido presentada en el Expediente Nº: Documentación que acredita representación se entregará en una fecha posterior.
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Nº TELÉFONO
SECCIÓN 2.
DATOS RELATIVOS A
P r o p i e d a d
LA MARCA
2.1. Tipo de Marca DENOMINATIVA
FIGURATIVA
DENOMINATIVA CON GRAFÍA ESPECIAL
MIXTA
OTROS
(especificar:)
___________________________
2.2. Indicación de la Marca
2.3.Reproducción de la Marca
(En caso de ser una marca denominativa consigne la denominación)
(En caso de marcas mixtas, figurativas, denominativas con grafía especial u otras, adjunte o inserte el facsímil)
I n t e l e c t u a l
2.4. Precise si desea proteger el color o colores SÍ NO como parte de la Marca: 2.5. Lista de Productos y/o Servicios CLASE
PRODUCTOS
(deberá pagar una tasa de tramitación por cada clase en
la que solicite el registro)
Y/O SERVICIOS
MARCAR ESTE RECUADRO SI EL ESPACIO ANTERIOR NO ES SUFICIENTE. EN TAL CASO, ÍNDIQUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL ANEXO A.
SECCIÓN 3. REIVINDICACIÓ
N DE PRIORIDAD (llenar sólo en ca
3.1. Número de la solicitud cuya prioridad que reivindica
so de tenerla)
3.2. Fecha de presentación
3.3. País de presentación
3.4. Documentos relativos a la prioridad extranjera COPIA DE LA SOLICITUD CERTIFICADA POR LA AUTORIDAD QU
E LA EXPIDIO (traducida al Español, de ser el caso)
SE ADJUNTA CON LA PRESENTE SOLICITUD SE APORTARÁ DENTRO DEL PLAZO EST
ABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA DECISIÓN 486
SECCIÓN 4. INTERÉS REAL PARA OPOSICIÓN AN
DINA (llenar sólo de ser
el caso)
Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real de la oposición formulada en el Expediente Nº
--------------------------------------------------------Firma
--------------------------------------------------------Nombre del firmante
Esa es la pare perinene de la página web de INDECoPI, de dnde pueden descargarse direcamene ls frmas necesaris. Ir a: hp://www.indecpi.gb.pe/frmasSliciudesSigns.jsp USAID/Perú/MYPE CoMPEtItIvA
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ANEXO II: Clasiicación internacional de productos sericios para registor de marcas
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Fuene: INDECoPI hp://www.indecpi.gb.pe/ArchisPral/esaic/frmas/s Clasificacin%20Inernacinal%20de%20Prducs%20y%20Sericis.pdf
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ANEXO III: Ejemplo de Pulicación de solicitud de marca (en el boletín Oicial del Diario Oicial “El Peruano”)
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Elaborado por:
Con el apoyo de:
